第三节 以在先使用作为中文译名商标保护的路径选择
在上述案例中，外文商标权利人也采用了《商标法》第三十二条作为维权依据，既"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"因此重点解决""在先权利与在先使用"的认定问题是关键。
首先，在先权利是一个开放性的抽象概念，广义上，任何合法有效的在先民事权益都可以成为在先权利，都对商标注册以及商标权存在消极影响。狭义上，已经存在其他保护规范依据的权利都不在在先权利规范的范围内，在先权利只是补充性的.那么外文商标的中文名称是否属于《商标法》中的"在先权利"需要对在先权利的范围有一个清晰的认识。学术界对在先权利的理解主要有两种观点，第一种观点认为商号、字号、著作权、外观设计以及知识产权体系外的姓名权和肖像权等均可构成《商标法》意义上的在先权利；第二种观点认为在先的利益可以是知识产权中保护状态不明确，但是由于权利人付出了足够的创造性劳动和投入因而享有的某种利益，比如作品塑造的形象、角色、标题，美术作品中的某个片断以及未注册商标等。
其次，在先使用更多强调的是商标使用时间的先后以及使用主体，对于在先使用并有一定影响的未注册商标保护，主要是保护他人对于商标付出的努力和初步形成的商誉，避免他人恶意"搭便车"的行为。而且在先使用的法律主体商标法指称的"他人"是相对于侵权方而言，应该指的是产品或服务的提供者，并不包括社会公众。
"利莱森玛案"外文商标权利人之所以能获得胜诉判决，是因为其在中国大陆地区虽然没有将中文译名商标进行注册，但其在产品包装上将外文商标和中文译名商标共同进行了使用，在行业内具有较高知名度，而该使用属于其"主动使用",并非媒体报道的"被动使用",且被告公司的经营范围与原告相同，系同行业企业，应当对原告的商标熟悉，属于中文译名商标申请人明知他人使用了未注册中文商标在先，具有恶意抢注的嫌疑，基于以上理由，"利莱森玛案"中法院主要从外文商标权利人是否在我国主动使用了中文译名商标的事实，最终认定被告侵权的结论，作出对外文商标权利人有利的判决。
再看"索爱案"、"陆虎案"的裁决结果。"索爱案"中原告为了证明被告恶意抢注行为，提供的证据主要是媒体报道和网站介绍性评论，虽然这些报道、评论均非索尼爱立信公司所为，且在争议商标申请注册之前索尼爱立信公司从未进行过任何有关"索爱"品牌的生产、销售及宣传等商业活动，但其媒体报道形成时间均早于被告争议商标申请的日期。北京一中院以社会公众广泛使用，争议商标的注册和使用将使消费者对商品的来源产生混淆或误认，扰乱公平的市场竞争秩序，侵害消费者的利益，也侵害了原告的利益和商誉，造成不良影响为由，撤销了商评委的裁定，从而认定"索爱"中文译名商标系恶意抢注行为。尽管从裁决理由看一审法院是站在导致消费者混淆的角度来评价争议商标，合乎实质正义的结果，但其推理的逻辑却存在偏颇，因为公众使用等同于商标权利人自己使用在逻辑上无法得到法律条文的有力支持。此处的"在先使用并有一定影响的商标"应当认定是"索尼爱立信",注册简称"索爱"更接近抢注在先使用商标的近似商标行为，但与抢注"索尼爱立信"还是有本质区别,二审法院认为索尼爱立信公司未将"索爱"作为商标进行商业性的使用，媒体报道的使用等同于原告索尼爱立信公司的主动使用认定缺乏法律依据，从而撤销了一审的判决，维持了商评委的裁定。
与该案同工异曲的是 "陆虎案"的判决结果，"陆虎案"中路华公司提供了大量的媒体报道资料，使得一审、二审法院均一致认定经过社会公众和媒体的广泛使用，且形成时间均早于争议商标"陆虎"的申请日，在争议商标申请日以前，英文"LAND ROVER"越野车已经在中国被呼叫为"陆虎", 使得"陆虎"中文译名商标与 LandRover 外文商标形成了一一对应的关系，虽然这些新闻报道或评论文章并未表明是由当时的权利人宝马公司所主动进行的商业宣传，但仍可以证明中文"陆虎"商标已经与英文"LAND ROVER"指向了同一产品，原告公司明确以中文"陆虎"对其"LAND ROVER"越野车进行指代，属于对"陆虎"商标的主动使用行为。并进行了商业化的使用。如果维持"陆虎"中文译名商标的注册，必将导致消费者混淆，故终审法院判决撤销商评委的对争议中文译名商标"陆虎"的维持裁定，作出了对外文商标权利人有利的判决。
从结果看，商评委更倾向于财产理念下的在先原则；主张无论消费者如何理解"陆虎",只要权利人自己没有对该标识予以投资，路华公司便不应享有相关权利。而北京高院更倾向于反不正当竞争理念下的保护消费者原则；主张无论谁投资、是否投资，都应首先维护消费者利益.
仔细分析上述五个典型案例的判决理由和判决结果，除了"蓝登案"和"伟哥案"自始至终保持同样裁决结果之外，其余的"索爱案"、"利莱森玛案"、"陆虎案"均出现了裁决结果反复，而且最终裁决之后争议最大的莫过于"伟哥案"与"陆虎案"了。
笔者认为在适用《商标法》第三十二条的争议主要在于商标使用行为是属于事实行为还是法律行为的问题。有学者认为某个标志成为具有识别性的商标，是因为标识的使用使得公众将特定产品或服务与该经营者相对应，从而得以将其与其他经营者的产品或服务予以区分，其作为一个客观的事件或状态，与经营者及公众的意志均无关。
因此得出的结论是产品或者服务标志在经营中产生显著性特征的商标使用行为是一种事实行为，通俗理解就是社会公众或媒体的自发使用，也可以构成商标权利。但从我国《商标法》的立法目的及法律条文表述来看，未注册的驰名商标具有强保护的地位，而在先使用的未注册商标处于一种弱保护状态，须达到非常严格的认定标准方可得到法律保护，而认定的标准在于：使用主体、使用范围、抢注者的主观恶意等。
我们可以发现围绕着中文译名商标的种种争议纠纷，如果站在商标权人的角度就是社会公众的自发使用是否能令外文商标权利人获得中文译名商标的专用权？而站在消费者的角度而言就是中文译名商标如果获得注册，是否会令消费者产生混淆？而这也是困扰着各级法院审判该类案件的难题-即商标的使用如何认定？其次，如果能以社会公众的使用就轻易使得外文商标权利人获得中文译名商标在国内的权利，那么就会产生这么一个问题，因为从外文翻译到中文存在语言发音的多样性，是否可以扩大到所有类似发音的中文名称。
根据我国《商标法》第三十二条的规定："申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。"如果说外文商标权利人要求中文译名商标权利人停止侵权并主张原商标权的扩大化保护，首先必须同时满足两个条件即"已经使用"和"有一定影响"的商标。但是法条中对于使用的定义和影响的地域范围并未加以明确，这就带来了对中文译名商标是否属于"抢注"性质的不同理解。
从本文引用的 5 个典型案例中，主要对"使用"的理解分歧在于社会公众的使用是否属于外文商标权利人的"使用",而这样一种"使用"行为能否产生中文译名商标权利的问题。根据《商标法实施条例》第三条规定，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。在"索爱案"中一审法院、"陆虎案"一审二审法院也持相同观点。按照"索爱案"一审法院对商标使用问题的理解，"索爱"中文译名商标已被社会公众即广大消费者和媒体认可并使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用，这些实际使用效果、影响自然及于索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司，其实质即等同于他们的使用。再从"陆虎案"的一审、二审法院的观点看"英文"LAND ROVER"越野车已经在中国被呼叫为"陆虎".虽然这些新闻报道或评论文章并未表明是由当时的权利人宝马公司所主动进行的商业宣传，但仍可以证明中文"陆虎"商标已经与英文"LAND ROVER"指向了同一产品，并进行了商业化的使用。"但是反观"伟哥案",法院却对中文译名上的使用上持相反的观点，北京高院终审裁定的理由之一即"媒体的报道均是对"伟哥"的药效、销售情况、副作用的一些介绍、评论性文章，因此上述媒体的报道不足以证明"伟哥"在中国有较高的知名度和声誉，仅有媒体的报道尚不足以证明"伟哥"商标在中国大陆已具有较高的知名度及已具有较高声誉".
笔者认为要认定外文商标和中文译名商标是否存在唯一且固定的关系，关键在于其是否系"主动"使用或在社会公众使用之后，作为外文商标权利人是否也参与了"主动"使用，而非处于旁观者的角色。这一点在"利莱森玛案"就得到了充分的体现，在外文商标"LEROY SOMER"在国内申请注册了商标，但中文译名商标"利莱森玛"虽然没有申请注册，但其在产品宣传册、产品安装维护手册等均使用了中文译名，其"主动"使用意图非常明显，而且其产品在专业领域也具有较高知名度和美誉度，因此如果仅仅以注册在先而将"利莱森玛"中文译名商标授予同业竞争者，显然是对外文商标权利人的不公平。所以从该案的判决结果来看，也是符合《商标法》对于"以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"的基本涵义的。
在商标使用的认定上之所以出现不一致的判决结果，个人认为主要是对商标"在先使用"的不同理解。
笔者认为"在先使用"的认定方面需要满足以下两个考虑因素：第一、中文译名商标的使用区域，鉴于商标权也是知识产权的一种，而知识产权具有地域性的特点，在他国使用的商标能否得到本国法律保护，首要条件是在本国申请注册，如果未注册，就要举证证明在本国法律有效实施范围内的使用情况，如果要以《商标法》第 32 条来作为保护依据，则具有一定影响的范围也至少须限定在我国大陆范围内。第二，中文译名商标使用的方式，据《商标法实施条例》规定"商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中"."已经使用"是一种客观表述，尽管没有明确表示到底是主动使用还是被动使用，但从立法本意及使用方式来看，至少应当是商业意义上的使用。所谓商业意义上的使用，主要指在产品包装、说明书、许可协议、广告发布等，而这种形式的使用并非社会公众或媒体可以实现的，必须靠商标权利人自己主动为之，即使社会公众首先创设并使用中文译名商标之后，外文商标权利人是否也有意识地使用中文译名进行宣传，如果在社会公众使用之后，仍不进行主动使用，不能视为其默认接受，而只能反向推定外文商标权利人并不接受这样的中文译名商标。
笔者认为商标权首先从本质上应当是一项"私权利",其权利的取得、使用和保护均是权利人自发的行为而产生的法律结果。强调中文译名商标通过社会公众的自发使用，使得外文商标权利人自动获得了中文译名商标的权利，与传统民法上私权利的取得理论是相违背的。结合前文的"伟哥案"、"陆虎案"、"蓝登案"、"索爱案"等典型案例中，从其中文译名的产生、传播过程均没有外文商标权利人的主动创设，且产生社会知名度都是属于社会公众或媒体完成的，所以承载商誉的权利的无法由外文商标权利人所承受。商标译名的相关权利如果按照商标被动使用理论，此类因他人使用而产生的中文译名使得外文商标权利人在国内自动获得中文商标权，则会与私权利的取得理论发生逻辑冲突，不恰当的扩大了商标权利的保护范围，继而产生了一个难以回答的核心问题是：
何以他人使用建立起来的商标却由另外的主体享有权益？
一方面会使得外文商标权利人坐收渔翁之利，无需成本投入却能收获市场知名度，另一方也会成为绑架外文商标权利人的工具，使其不得不接受中文译名的称呼，不管该译名是否能完整传达商标本来希望传递给消费者的含义，如果该中文译名取得贴切倒也罢了，如果取的中文名称俗不可耐，或对商标所标注的商品性能产生相反含义，也非得外文商标权利人认可，比如"伟哥"译成"痿哥",恐怕辉瑞公司是万般不会接受的。
商标权既然作为知识产权范畴的一员，其本质是一种私权利，注册并非是商标权产生的前提，但从我国新《商标法》第四条的规定看"自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。",其法律条文使用"应当"而非"可以",从字面意思理解便可得出这样一个结论-商标权的获得，必须通过申请注册的程序。即明白无误的告诉社会大众一个信息：在我国如要取得受法律保护的商标权，主动申请注册是原则，除非未注册的商标有证据证明系驰名商标，否则无法受到法律保护。
回过头来看"陆虎案"中，在认定吉利公司是否违反了《商标法》"以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标"的规定时，需要明确路华公司在吉利公司申请"陆虎"中文商标之前，是否消费者能将路华和"陆虎"产生一一对应关系，媒体的访谈报道中能否创设"陆虎"与"LAND ROVER"之间的公众辨识度，新闻报道是否直接带来路华公司利润的提升等问题，笔者看来新闻报道仅仅是介绍行业动态，其不足以使得路华公司有权排除他人使用的权利。如果按照二审法院的判决理由，则媒体报道中曾使用过的中文译名，比如"路虎"、"罗孚"、"路华"、" 兰德罗孚"等都有可能涉及商标侵权，鉴于中文发音的近似，无疑会扩大化保护外文商标权利人在我国的商标权范围，这是与商标法的立法本意是背道而驰的。
鉴于我国法律对于外文商标的中文译名到底该如何保护存在一定的盲区或立法层面的空白点，因此有学者提出以"被动使用"理论来破解该难题，理由在于虽然外文商标权利人并未在我国注册中文译名商标，但随着社会公众（包括新闻媒体、网络渠道等）大量报道使用，使得中文商标处于"被动使用"的状态，而这种状态持续一定时间后即可自然形成中文译名商标权，将外文商标与中文商标相互绑定，使得外文商标权利人自动获得中文译名商标权，即"商标权的产生除了该符号所有者的使用或注册以外，社会公众对该符号的使用也是产生商标权的一种方式"、"商标被动使用行为的这种法律效力，符合取得商标权的基本原理和保护商标权的基本理念，也契合商标法的立法宗旨".
有学者通常以美国法院的相关判例作为参考，著名的案例是美国可口可乐公司生产销售的Coca Cola饮料大受消费者欢迎，其使用的注册商标是CocaCola,但消费者却习惯以 Coke 的绰号来称呼该款饮料，KOKE 公司在其饮料产品上使用"COKE"商标。随后可口可乐起诉被告 KOKE 公司商标侵权和不正当竞争，经过审理法院认为，被告 KOKE 公司使用"COKE"商标销售自己的可乐饮料，是为了利用可口可乐公司已经建立起来的良好的商誉，社会公众已经将可口可乐和KOKE 等同使用，故判令被告不得使用"COKE"商标.从中可以看到美国的司法机关主要更多出于保护消费者立场出发，在面临价值取向时，选择"消费者保护"角度来理解商标侵权纠纷的本质逐渐成为多数国家商标法保护的趋势。
在商标侵权纠纷中多采用是否会产生"消费者混淆"来判断争议商标是否会给消费者造成商品或服务的来源或质量存在混淆的可能性。"混淆理论"源自美国联邦商标法《兰哈姆法》，主要指当市场上出现 2 个相似或相同的商标的情形，消费者对于两者产品之间的来源或关系产生混淆、误认或欺诈的可能性。
也是法院判定商标侵权行为成立的衡量标准，是解决商标争议过程中经常被用到的理论，但是混淆理论在我国当前的司法环境中运用的障碍在于，我国的《商标法》第十三条"就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。"可以看到商标混淆的对象是"未在中国注册的驰名商标",
而外文商标的中文名称在国内往往比外文商标的影响力更大，外文商标权利人要证明外文商标已经达到了驰名商标的难度将非常大，况且外文商标与中文商标就简单从外观形象方面判决，肯定不会导致消费者混淆，因为两者之间的差异是非常大的。另一个方面来说中文译名有时候并不是针对外文的直接翻译，比如 land rover 的翻译无论如何不会与中文"虎"产生关联，从文字、发音、语义都不相同或近似，因此简单以消费者混淆理论来破解中文译名商标之争，显然还存在法律逻辑上的难点。
虽然部分学者主张社会公众的使用也是商标权产生的途径之一，但笔者认为社会公众使用暨商标的被动使用使得中文译名商标权自动产生的说法值得商榷。社会公众的使用行为有学者称之为商标的"被动使用",其理论基础是社会公众的自发使用了外文商标的中文译名，使得外文商标与中文译名商标产生了一一对应的关系，也是中文译名商标权产生的方式，即只要某个符号能够区分商品和服务的来源，则该符号就可以作为商标得到保护，抑或是社会公众的使用都可以使该符号（绰号、俗称或缩写）产生区分功能或显著性，从而使该符号与某商品或服务在思想上产生关联性.
客观来讲该"被动使用"理论与消费者混淆理论属于一脉相承的概念，社会公众使用即对于外文商标权利人而言就是被动使用，最终会导致消费者发生联想继而产生混淆。因为商标混淆理论认为， 区分商品或服务的来源是商标的基础核心功能，使得消费者在购买商品时能够分辨不同生产经营者提供的商品或服务，是商标的最基础的价值所在，也是商标产生的根本目的。因此学界比较多的观点均是从"社会公众使用暨被动使用-中文译名商标权的自动产生-引起消费者混淆"这一逻辑顺序，认为抢注外文商标的中文译名是商标侵权行为，进而提出要求对外文商标的中文译名加强司法保护的要求。上述理论观点初看貌似具有一定的可取之处，也为解决此类法律纠纷难题找到了理论突破口，但仔细研判却会发现不少值得深思和商榷之处。
首先，被动使用保护理论与商标私权属性相违背。"被动使用理论"倡导者认为只要市场消费者将某一个标识与某个经营主体相互联系起来，则无论如何该标识就成为了该经营主体的产品或服务商标，不管该经营主体接受与否，正如"伟哥"与辉瑞公司、"索爱"与 SonyEricsson 公司一样。这样的理论立足点是以结果为导向，将消费者置于经营者的对立面，只要消费者内心确认某一个商标的权利产生，不管该经营主体如何选择，均必须接受该商标，等同于他人为自己创设了一种私权利，而这种私权利并不以意思自治为基础。这样的法律逻辑是十分荒唐的。
其次，被动使用保护违背了经营者与消费者之间对于商标的契约本质。商标权既不是由经营者单方面成就，也不是由消费者恣意赋予，而是二者共同确定的。
商标的产生与发展不单单是经营主体的成就，按照传统契约论的观点，无非是消费者向经营者发出了中文译名商标使用的要约，并未得到经营者的承诺回应，经营者的回应有时无需通过书面确认，可以通过自身行为，即在广告媒体上主动使用经由消费者创设的中文译名商标这种行为，达到这样的一种契约，但上文中提到的"索爱案"、"陆虎案"、"伟哥案"等均是消费者单方面将中文译名与经营者联系起来，经营主体并没有主动使用，所以商标的这种经营者与消费者之间的契约并未成立，故中文译名商标权利也无产生的基础。
再者，被动使用保护理论过分强调了对消费者保护却忽略了经营者利益的关注。虽然商标法对于商标保护的原理主要是建立在"消费者观念"的基础之上，但毕竟《商标法》不是《消费者权益保护法》，《商标法》的根本作用在于维护市场的公平竞争环境，立足点还应当关注经营者本身。如果仅凭消费者的意愿来创设商标权，那么市场经营者也不必煞费苦心来设计产品或服务商标，直接交由市场筛选即可，这样似乎有被民意绑架之嫌。《商标法》的基础是民法，民法的基础在于意思自治的民主基石，如果将某一商标强加给某经营主体，可能会形成多数人对少数人的暴政，使得商标保护理论走上歧途。
分析了商标"被动使用保护"理论之后，随之也带来了一个疑问，即商标法意义上的"使用"究竟如何定义的问题？这也是外文商标与中文译名商标之争的核心问题。传统商标法的观念上，商标法是以"消费者保护理论"为基础，基本上是侵权法规则，即侵害商标权人信誉的侵权行为和欺骗消费者的侵权行为。但财产化后的商标法则以"制造商激励理论"为理论基础，赋予了商业标志的在先使用人监视伪造标志行为的权利，以保护商业标识创作投资、与商标有关的产品或服务的广告宣传投入、与产品或服务有关的其他投资形式。我国2001 年对《商标法》进行修改时将原来第 1 条中"以保障消费者的利益，促进社会主义商品经济的发展"的表达修改为"以保障消费者和生产、经营者利益，促进社会主义市场经济的发展",并由此确立了商标法中在先原则与保护消费者原则这两大基本原则。总体而言，商标法的"消费者保护"和"制造商激励"是一个硬币的两个面，但这两个理论可能会在某些案件中导致不同的结果.
综观上文提到的"伟哥案""索爱案"以及争议颇多的"陆虎案",外文商标权利人均把媒体采编的新闻报道、点评文摘作为"使用"的证据，但是从这些形式的证据来看，进行报道评论的主体都是媒体本身，而不是外文商标权利人，两者的法律主体存在不一致。因此"伟哥案"中法院认定"媒体报道不能证明原告进行了广告宣传。也不能证明其对商标进行了实际使用",同样在"索爱案"中最高院的判决理由是"相关媒体对其手机产品的相关报道不能为该公司创设受法律保护的民事权益"也体现了同样的观点。
从世界地区的其他国家对于商标"使用"的认定上，也存在着差异性的规定。虽然有一些国家将"广告宣传"视为商标使用的情况，但从大多数国家的商标法规定来看，一般是将商标在商业活动中的实际使用认定为"商标使用",即使在"广告宣传"可以视为商标使用情况之一的国家地区，也不会轻易把与商品脱离的"广告宣传"认定为商标的在先使用，更不会自然形成商标权。
但是从最后的判决结果来看，显然"陆虎案"的结果与"索爱案"、"伟哥案"的结果大相径庭，不得不说我国的司法机关在认定"使用"的问题上还存在一定的争议。
由于客观上的确存在中外文商标两种商标的情况下，笔者认为要求将商标禁用权扩张至其中文译名，不应当得到法律上的支持，但可通过商标并行使用制度，来化解这一难题，因为即使是近似的商标，也并不必然导致消费者利益或生产者利益受损的情况。最鲜明的案例莫过于"纽巴纶 VS NewBlance 案"或许可以带来不同的思考角度。
早年美国著名鞋业巨头 Newbalance 公司独家授权国内某经销商代理其品牌的跑步鞋，鉴于国内消费者对全英文商标并不容易熟知朗读，故国内代理商为让国内消费者而注册了"纽巴纶"中文商标。后因双方合作发生摩擦导致美国 Newbalance 公司终止了与国内经销商的代理合作，但当 2003 年美国 Newbalabce 公司重返中国大陆市场时，发现"纽巴纶"中文商标已经被经销商注册，不得已美国 Newbalabce 公司以壮士断腕之心，启用全新商标"新百伦".经过数年耕耘如今在中国大陆市场依旧取得了骄人的业绩，"新百伦"品牌专卖店遍布各大城市，并没有因失去了"纽巴纶"中文商标而一蹶不振。
