摘 要： 第二含义”商标可以成为注册商标已被各国商标法和世界公约所认可, 我国《商标法》第11条第二款也有相关规定。我国现行《商标法》及《商标审查及审理标准》对判断“第二含义”商标的规定过于笼统和原则化, 法官的司法裁量权过大, 对具体案件的裁量标准不一, 导致相似案件的判决结果迥异。借鉴美国的司法实践, 在我国对描述性商标的认定和“第二含义”商标的证明制定详细、合理、易于操作的参考标准, 为“第二含义”商标的司法认定提供统一标准。
关键词： “第二含义”商标; 描述性商标; 司法认定;
一、问题的提出
世界上几乎所有国家的商标法和国际条约都规定, 申请注册的商标应当具有显着性, 即消费者在购买商品或享受服务时, 能够通过该商标区分商品或服务的来源。这是商标最主要的功能, 也是商标获得保护的基础。对于那些直接表示商品质量、原料、功能、产地等特点的描述性商标, 由于本身不具有识别商品或服务来源的功能, 因此原则上不可以注册。但是各国商标法和国际条约又有例外规定, 当上述描述性商标通过使用获得“第二含义”, 使消费者对该商标与某种商品或服务建立起特定联系后, 该商标就可以成为注册商标。我国《商标法》第11条第二款也有“第二含义”商标可以注册的规定。法律之所以保护“第二含义”商标, 是因为这类商标通过长期的使用, 使原本不具备显着性的商标与消费者之间建立了特定的联系, 消费者看到这类商标首先联想到的是商品或服务的特定提供者。因此“第二含义”商标通过使用获得了显着性。
在司法实践中, 法官常常要判断一个描述性商标是否通过使用产生了“第二含义”, 获得了显着性, 进而可以成为注册商标。法官对于“第二含义”商标的判断非常重要, 一方面这关乎商标使用人是否可以获得注册商标专有权, 另一方面也关乎其他竞争者的利益, 因为一旦描述性商标成为注册商标, 那么原本属于公共领域的描述性词汇就成为了私有权利, 其他竞争者再使用这些词汇时就要小心谨慎, 不然很容易造成侵权。因此法官对“第二含义”商标的判断不仅关乎私人利益, 更关乎公共利益。我国自2001年修订《商标法》时增加“第二含义”商标规定至今, 司法实践中已出现如“小肥羊”案、“解百纳”案等重大案件。但笔者认为由于我国现行《商标法》及《商标审查及审理标准》对判断“第二含义”商标的规定过于笼统和原则化, 法官的司法裁量权过大, 对具体案件的裁量标准不一, 导致相似案件的判决结果迥异。相比之下, 美国经过长期的司法实践, 对相关规定更加完善与合理。因此本文试图借鉴美国的司法经验, 对我国司法实践中出现的重大案件进行分析, 希望能为我国“第二含义”商标的司法认定提供帮助和启发。
二、描述性商标的判断
1976年美国第二巡回上诉法院的Friendly法官在Safari案中, 将组成商标的各种文字按照显着性的强弱程度由低到高分为五类。第一类是属名, 即通用名称, 该名称唯一的含义就是用来称呼该类商品, 因此无法起到区分商品来源的作用;第二类是描述性词汇, 这类词汇原则上也无法区分商品来源, 因为它们只是在叙述商品的特点;第三类是暗示词汇, 这类词汇虽然也涉及商品的特点, 但相比描述性词汇要隐蔽, 消费者要经过一定的想象和思考才能察觉其要暗示的含义;第四类是任意词汇, 这类词汇虽然有自身含义, 但与指定商品无任何联系;第五类是臆造词汇, 该类词汇是商家为了用作商标而专门编造的没有任何含义的词汇。其中后三类词汇被认为具有固有显着性, 可以直接注册为商标, 而第一类通用名称永远不能成为注册商标, 第二类描述性词汇只有在取得了“第二含义”后才能成为注册商标。[1]45-46
通过上述的分类可以发现, 对描述性商标的判断至关重要。某商标所使用的词汇如果属于后三种词汇, 则具有内在显着性, 因而无需证明存在“第二含义”即可注册。如果界定为通用名称, 则无论如何都不可以成为注册商标, 即使获得了注册, 也应当被撤销。同时任何人都可以自由使用通用名称, 不会发生侵权。如果某一商标的词汇被界定为描述性词汇, 即该商标是描述性商标, 想要获得注册, 则必须证明存在“第二含义”, 即使成为了注册商标, 其他人在合理使用的范围内使用该商标的词汇, 也不构成侵权。通过上述分析可以看出, 只有描述性商标才有证明存在“第二含义”的必要。因此判断某商标是描述性商标是证明“第二含义”存在的前提。
然而词汇与词汇之间的界限是模糊的, 因此描述性商标与通用名称、暗示性商标之间的界限也是模糊的, 将商标进行上述分类, 与其说是分类还不如说是一种指南, 与其说是对商标的界定毋宁说是一种建议, 毫无疑问, 对它们的界定和适用是非常困难的。1我国《商标法》将描述性商标规定为“仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”, 结合《商标审查及审理标准》“仅直接表示”是指“商标仅由对指定使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量或服务内容、质量、方式、目的、对象及其他特点, 具有直接说明性和描述性的标志构成或者商标虽然包含其他构成要素, 但整体上仅直接表示。”我国法律对描述性商标的界定较为笼统和原则化, 不利于法官对具体案件的实际运用。相比之下, 美国在大量的司法实践中逐渐确定了界定描述性商标的判断标准, 其中美国第五巡回法院在“fish-fri”案2中总结的判断描述性商标的四种方法最具影响力。
第一个标准是“字典含义标准”, 字典对特定词汇的定义是公众对该词一般含义的最恰当和最相关的表象。3第二个标准是“想象力标准”, 如果一个词汇需要想象、思考和理解才能得出该产品性质的结论, 那么该词就被认定为暗示性词汇。4相反, 如果消费者不需要联想就可以把一个词汇与商品的特点联系起来, 那么这个词就是描述性的。第三个标准是“竞争者在商业上是否有可能需要用它来描述其产品”。5描述性词汇由于直接表达了商品或服务的特点, 以至于其他厂家在销售类似商品时, 也常常使用该词汇来描述产品。第四个标准是其他人在类似产品或服务上使用该词汇的程度。其他人在类似产品或服务上使用该词汇的程度越高, 该词汇属于描述性词汇的可能性就越大。
通过上述四个标准可以看出, 美国在司法实践中判断是否属于描述性商标, “最关键的就是分析构成商标的词汇与该商品或服务之间的关系, 如果关系非常密切而直接, 则为描述性商标, 反之则不构成。”[2]142而四个标准则是从四个不同的角度分析商标所使用的词汇与商品或服务的密切程度。利用上述判断描述性商标的四种标准分析我国司法实践中影响较大的“小肥羊”案和“解百纳”案, 也许会为我国判断描述性商标的司法实践提供一些启发。
(一) “小肥羊”案
“小肥羊”案的影响波及全国上千家企业, 涉案标的高达近60亿元人民币, 是我国商标法中影响深远的案件。“小肥羊”案中一个非常重要的争议焦点就是“小肥羊”商标是否是涮羊肉餐饮服务的通用名称或描述性商标。不同法院给出了不同的判断。石家庄中级人民法院认为, “小肥羊”系对一、两岁小羊的习惯叫法, 其用在涮羊肉的餐饮服务行业只是体现了该服务的内容和特点, 不具有显着区别性特征……全国有众多餐饮企业在使用“小肥羊”这一名称, “小肥羊”在涮羊肉餐饮行业已被普遍使用, 仅根据“小肥羊”并不能区分服务的来源……综上, “小肥羊”并非小肥羊餐饮公司知名服务的特有名称, 而是涮羊肉餐饮服务行业的通用名称。6而河北省高院认为“小肥羊”是内蒙古小肥羊公司特有的服务商标。7北京市高院则认为“小肥羊”并非“涮羊肉”这一餐饮行业的固有名称, 也并不构成本商品或服务的通用名称, 但其又确实表示了“涮羊肉”这一餐饮服务行业的内容和特点。内蒙古小肥羊公司通过经营, 使“小肥羊”获得了“第二含义”, 成为可以注册的商标。8
同一个商标不同法院就给出了不同的判决, 一方面由于通用名称与描述性商标的界限模糊, 商标的判定的确困难;但更主要的原因在于我国没有统一的评判标准, 法官的自由裁量权较大。同案不同判, 会削弱司法裁判的公信力。采用美国判断描述性商标的四种方法来分析“小肥羊”案, 可以使我们对案件有更深刻的认识。
首先是“小肥羊”的字典含义。我国当前的权威字典中没有对“小肥羊”一词的定义, 但根据法院的判决, “小肥羊”是内蒙古自治区某一地区对一两岁小羊的习惯叫法。9笔者认为仅根据某一地区的习惯叫法无法判断“小肥羊”是否属于描述性商标, 因为该习惯叫法具有区域局限性, 如果该商标纠纷案仅发生在内蒙古有此习惯叫法的地区, 那么“小肥羊”无疑属于描述性商标, 但本案涉及全国各地使用“小肥羊”商标的企业, 因此某一地区的习惯性叫法不具有说服力。
其次是“想象力标准”。在我国“涮羊肉”是一种非常普遍的餐饮方式, 全国各地都有吃“涮羊肉”的饮食习惯, 而“涮羊肉”的主要食材是羊肉, 将“小肥羊”作为“涮羊肉”餐饮服务的商标, 消费者很容易将“小肥羊”与“涮羊肉”联系起来。这种联系是紧密而直接的, 几乎不需要任何想象和思考。因此根据想象力标准, “小肥羊”无疑是描述性商标。
再次是“竞争者在商业上是否有可能需要用它来描述其产品”标准。在“小肥羊”案中, 使用“小肥羊”商标的企业除内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 (以下简称内蒙古小肥羊公司) 外, 还有河北汇特小肥羊餐饮连锁有限公司、陕西小肥羊实业有限公司、西安小肥羊烤肉馆、内蒙古华程科贸有限公司等遍布全国的近上千家企业。也就是说, 除了内蒙古小肥羊公司外, 其他经营者也会使用“小肥羊”来描述自己的商品或服务。这从侧面说明, 除内蒙古小肥羊公司外, 其他企业也认为使用“小肥羊”描述自己的产品或服务是非常好用的。虽然还有很多词汇可以描述“涮羊肉”餐饮服务, 但小肥羊作为涮羊肉的原材料, 肉质鲜美, 是很多消费者的首选。因此, 使用“小肥羊”来描述“涮羊肉”餐饮服务, 有很大的优势。因此按照第三个标准, “小肥羊”是描述性商标。
最后一个标准是其他人在类似产品或服务上使用该词汇的程度。这个标准与第三个标准关系紧密, 根据第三个标准的分析, 全国有上千家企业使用“小肥羊”商标, 这足以证明其他人在类似产品或服务上使用“小肥羊”一词的程度之高。内蒙古小肥羊公司认为自己最先使用“小肥羊”商标, 而其他企业使用“小肥羊”商标是抄袭自己的商标, 对此笔者不敢苟同。因为1999年9月13日包头市小肥羊酒店 (内蒙古小肥羊公司的前身) 成立之时, 该酒店只是注册资金为8万元的规模较小的企业, 其影响力自然有限, 全国各地使用“小肥羊”商标的企业, 有的成立于1999年之前有的成立于1999年之后, 很难确定究竟是谁抄袭谁。笔者反而认为, “小肥羊”商标之所以在全国具有影响力, 很大程度上是全国数千家使用“小肥羊”商标的企业共同努力的结果。因此按照第四个标准, “小肥羊”仍然是描述性商标。
当然根据美国司法实践的四个标准的判断结果与北京高院的判断结果一致, 都认为“小肥羊”属于描述性商标, 所不同的是判断的过程。由于我国没有具体的判断标准, 北京高院的判决书中只有“但其又确实表示了‘涮羊肉’这一餐饮服务行业的内容和特点”10这一句关于描述性商标的判断。相比之下, 美国司法实践的四个判断标准, 判断的角度更加全面, 分析得更加具体和细致, 更具有说服力。
(二) “解百纳”案
用相同的方法也可以分析我国被誉为“中国葡萄酒业知识产权第一案”的“解百纳”商标案。本案的争议焦点之一是“解百纳”是否为葡萄酒商品的通用名称或者描述性商标。
首先是“字典含义标准”。本案最有争议之处就在于相关工具书、专业书籍对“解百纳”“cabernet”的解释没有统一的结论。一部分工具书和专业书籍将cabernet解释为葡萄的品种, 一部分则没有。11笔者认为, 虽然相关工具书和专业书籍对“解百纳”“cabernet”是否是葡萄的品种未形成统一结论, 但上述观点均属于学术观点, 对“解百纳”含义的确定起决定作用的应该是国家标准、技术规范的相关规定。根据质量监督检验检疫总局和中国国家标准化暂理委员会发布的GB15037-2006葡萄酒国家标准和国家经济贸易委员会公布的《中国葡萄酒酿酒技术规范》, 酿酒葡萄的品种中没有关于“解百纳”的记载, 葡萄酒的分类中也没有“解百纳”的记载。也就是说, 根据国家标准和技术规范的规定, “解百纳”不是通用名称或者描述性商标。
其次是“想象力标准”。不同于“小肥羊”商标, 消费者可以不假思索地将“小肥羊”与涮羊肉餐饮服务联系起来, “解百纳”与葡萄酒的联系并不紧密, 笔者认为如果没有企业的广告宣传, 即使消费者进行了联想和思考, 也未必能将“解百纳”与葡萄酒联系起来。据此, “解百纳”不是描述性商标。
再次是“竞争者需要标准”。本案中, 除烟台张裕集团有限公司 (以下简称张裕公司) 外, 还有中粮长城葡萄酒 (烟台) 有限公司、山东威龙集团公司、中粮酒业有限公司、中法合营王朝葡萄酿酒有限公司等企业使用“解百纳”商标。虽然有多家企业使用“解百纳”商标, 但笔者认为不能因此断定“解百纳”与葡萄酒的联系紧密而直接, 以至于一部分企业在描述自己产品时, 喜欢使用“解百纳”一词, 进而认定“解百纳”为描述性商标。因为张裕公司早在1937年就经当时的中华民国实业部商标局批准, 正式注册了“解百纳”商标。建国后张裕公司曾于1959年、1985年和1992年三次向国家商标局提出“解百纳”商标注册申请, 2001年张裕公司再次向国家商标局提出“解百纳”的注册申请。[3]换句话说, 截至其他企业将国家工商总局诉诸法院的2008年, 张裕公司使用“解百纳”商标已有70余年。而其他企业则是在20世纪90年代后期才开始使用“解百纳”这一名称。12其他企业为何后来纷纷使用“解百纳”名称, 是否有“傍名牌”之嫌, 笔者在此无意评说, 但笔者认为在1937年至20世纪90年代后期这么长的时间里只有张裕公司一家生产葡萄酒的企业使用“解百纳”词汇, 就足以证明“解百纳”不是描述性商标, 而是张裕公司的特有商标。
最后是“类似产品使用标准”“该标准与竞争者是否认为该词汇对描述他们的产品非常有用这个问题紧密相关”。[2]141虽然有较多企业使用“解百纳”商标, 但正如笔者前文所述, 其他企业均是在二十世纪九十年代后期才开始使用, 在很长一段时间内张裕公司是唯一使用“解百纳”商标的企业。因此即使依据“类似产品使用标准”, 笔者依然认为“解百纳”不是描述性商标。
借助美国司法实践中形成的对描述性商标的评判标准分析我国的“小肥羊”案和“解百纳”案, 可以较为全面、详尽地梳理案情, 并得出一个较为合理的结论。四个标准从四个不同的角度对构成商标的词汇与商品或服务联系的紧密程度进行判断, 最终得出构成商标的词汇是否是描述性词汇。笔者认为美国对描述性商标的评判标准, 全面而具体, 有助于法官对案件的裁判。
三、“第二含义”的证明
一个商标如果被认定为描述性商标, 如果想获得注册, 那么就必须证明该商标经过使用获得了“第二含义”。前文分析的“小肥羊”案, 因为“小肥羊”被认定为描述性商标, 因此内蒙古小肥羊公司必须证明该公司在使用过程中使“小肥羊”商标获得了“第二含义”才能取得“小肥羊”商标的注册商标权, 否则任何企业都可以正当使用“小肥羊”词汇。相反, 由于“解百纳”商标不属于描述性商标, 而是张裕公司的特有商标, 因此张裕公司无须证明“解百纳”产生了“第二含义”而可以直接获得“解百纳”的注册商标权。由此可以看出, 只有描述性商标才有证明“第二含义”的必要。
描述性商标是将本处于公共领域的词汇注册成为私有财产, 如果任何人都可以任意将描述性商标注册成为私有商标, 其他人再想使用该描述性词汇时就会受到限制, 公共利益会受到阻碍。因此, 不是任何描述性商标都可以成为注册商标, 描述性商标的使用者必须在商标上付出更多的劳动, 使其符合法定标准即获得“第二含义”后, 才能对该商标享有排他性的权利。描述性商标原本叙述商品或服务特征的含义是第一含义, 经过使用产生区分和指示商品或服务来源的含义就是所谓的“第二含义”。因为“第二含义”使得原本不具有指示商品或服务来源的描述性商标具备了区分功能, 该描述性商标也因此获得了显着性, 达到了成为注册商标的法律标准。也就是说, 获得了“第二含义”的描述性商标就具备了显着性。
那么如何证明一个描述性商标获得了“第二含义”?我国《商标法》第11条第二款规定“前款所列标志经过使用取得显着特征, 并便于识别的, 可以作为商标注册”, 《商标审查及审理标准》规定“对经过使用取得显着特征的商标的审查, 应考虑相关公众对该商标的认知情况、申请人实际使用该商标的情况以及该商标经使用取得显着特征的其他因素”。因此我国对于证明存在“第二含义”的规定, 仍然较为笼统和原则化。笔者认为美国关于认定“第二含义”的实践经验, 对于我国具有较好的借鉴意义。
消费者对特定标识的理解, 决定了一个商标是否具有指示商品或服务来源的功能, 因此描述性商标是否获得“第二含义”, 最关键的是消费者对该描述性商标的理解。美国《反不正当竞争法重述》 (第三版) 对如何认定描述性标识是否已经获得了“第二含义”提出了原则性的指导意见, “第二含义”可以由直接证据和间接证据证明。直接证据是直接表示消费者对描述性商标理解的证据, 包括三种类型:第一, 消费者个人的证词, 因为无法代表整个消费者群体, 所以证明力较低;第二, 问卷调查, 如果设计合理并且操作恰当, 则其证明力就会很高;第三, 消费者的实际混淆, 其他人对该标志的使用导致消费者的实际混淆, 可以证明该标志具有显着性, 因为如果没有显着性, 消费者就不会产生混淆。
间接证据主要是对该标识的使用行为, 包括商标权人的使用行为和竞争者的使用行为。商标权人的使用行为包括两种类型, 一种是在广告和其他促销行为中对标识的使用, 大量的广告和促销行为可能对证明“第二含义”有利, 但是真正起作用的是广告和促销行为对消费者的影响, 而不是商家在广告等宣传活动的投入;另一种是将标识用于商品、服务或经营的实际使用。竞争者对标志的使用对“第二含义”的证明有正反两面的影响。如果众多经营者都以不同的方式使用该标志, 那么消费者就很难将其与特定经营者联系。相反如果竞争者故意模仿他人的标准, 就很可能成为证明“第二含义”的证据, 因为只有该标志具有了显着性, 竞争者才会模仿。[2]148-150
在“小肥羊”案中, 北京高院将“小肥羊”认定为描述性商标, 并以“内蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后, 采用了连锁加盟的经营方式, 服务规模和范围急剧扩张, 2001年度即被评为中国餐饮百强企业, 2002年度又位列中国餐饮百强企业第二名, 至第3043421号商标于2003年审定公告时, 在全国具有了很高的知名度”为理由, [2]150判断内蒙古小肥羊公司通过使用使“小肥羊”获得了显着, 即获得了“第二含义”。笔者认为北京高院证明“小肥羊”获得“第二含义”的证明理由过于简单。中国百强餐饮企业的荣誉称号对于证明“第二含义”非常有利, 但笔者认为仅凭荣誉称号不足以认定“小肥羊”具有显着性。笔者了解到, 中国餐饮百强企业的评审标准主要依据的是企业的销售额, “广告的数量和方式、销售量、使用的持续时间和方式等都可以作为证明第二含义的间接证据, 但没有其中任何一个证据能够单独证明第二含义, 这些证据的组合也许能够确立消费者心目中将特定产品与其来源之间的必要联系”。[2]150商家在广告宣传和促销活动中的投入和努力只能作为间接证据, 最为关键的是商家的种种“行为在改变该词于消费者心目中的效果”。[2]150因此只有消费者对商标的理解才能作为直接证据, 而北京高院的证明理由中恰恰缺少了消费者对“小肥羊”商标的理解。在法院判决的2006年内蒙古小肥羊公司的确在全国范围内有了很高的知名度, 但是在2003年“小肥羊”商标审定公告时, 在消费者心目中“小肥羊”商标是否与内蒙古小肥羊公司产生了对应关系, 是否能够指示服务来源, 必须通过直接反映消费者对“小肥羊”商标看法的直接证据来证明。
四、结语
“第二含义”商标的判断不仅关乎商家和竞争者之间的利益, 更关乎公共利益, 同时由于语言本身的模糊性又给判断“第二含义”商标增加了难度。我国现行《商标法》和《商标审查和审理标准》关于如何判断“第二含义”商标的规定过于笼统和原则化, 不利于法官对具体案件的裁判。建议参考美国的司法实践, 在我国对描述性商标的认定和“第二含义”商标的证明制定详细、合理、易于操作的参考标准, 为“第二含义”商标的司法认定提供。
参考文献
[1]黄晖.传统商标及其显着性的认定[J].工商行政管理, 2001 (20) .
[2]邓宏光.商标法的理论基础——以商标显着性为中心[M].北京:法律出版社, 2008.
[3]王婧, 于梦.深度剖析“解百纳”知识产权案[N].法制日报, 2008-07-31.
注释
1 Soweco, Inc.V Shell Oil Co., 617F.2d 1178, 1183 (5th Cir 1980) .
2 Zatarain’s Inc.V.Oak Grove Smokehouse, Inc., 698F.2d 786 (5th Cir.1983) .
3 Heritage Life Insurance Co.V Heritage Life Insurance Co., 497 F.2d 11 n.5 (5th Cir.1974) .
4 Stix Products, Inc.V.United Merchants&Manufactures, Inc., 295 F.Supp.488 (S.D.N.Y.1968) .
5 United Carbide Corp.V.Ever-Ready, Inc., 531 F.2d 366, 379 (7th Cir.1976) .
6 (1) 内蒙古小肥羊公司与河北汇特小肥羊餐饮连锁有限公司等不正当竞争及注册商标侵权纠纷上诉案 (河北省高级人民法院2004冀民三终字第42号) 。
7 (2) 内蒙古小肥羊公司与河北汇特小肥羊餐饮连锁有限公司等不正当竞争及注册商标侵权纠纷上诉案 (河北省高级人民法院2004冀民三终字第42号) 。
8 (3) 陕西小肥羊实业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷上诉案 (北京市高级人民法院2006高终字第92号) , 西安小肥羊烤肉馆诉国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人内蒙古小肥羊公司商标行政纠纷案 (北京市高级人民法院2006高行终字第94号) 。
9 (4) 陕西小肥羊实业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案 (北京市第一中级人民法院2005一中行初字第199号) 。
10 (1) 陕西小肥羊实业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷上诉案 (北京市高级人民法院2006高终字第92号) 。
11 (2) 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第1748888号“解百纳”商标争议裁定书 (商评字2008第05115号) 。
12 (3) 国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第1748888号“解百纳”商标争议裁定书 (商评字2008第05115号) 。
