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【题目】我国商标合理使用相关理论探析
【导言】商标合理使用构成要件分析导言
【第一章】我国商标合理使用规则的概述及其不足之处
【第二章】商标合理使用的对象
【第三章 第四章】商标合理使用规则适用的范围与行为类别
【5.1】商标叙述性合理运用的认定标准
【5.2】商标指示性合理使用的认定标准
【第六章】新商标法下商标合理使用规则的构建
【结语/参考文献】商标法中商标使用原则研究结语与参考文献
第二节 指示性合理使用的认定标准
一、主观标准--善意
我国规范性法律文件中对指示性合理使用的认定标准有“使用出于善意”142的主观要求，国外和港台地区相关立法中则包含了“符合工商业的诚实惯例”143、“不与善良风俗相冲突”144、“善意使用”145或“诚实信用”146的要求，即都要求主观方面具有“善意”.各国商标法中都未对“善意”做更多规定，而欧美法院的判例又再次给出了判断“善意”的依据。
在欧洲法院审理的商标指示性使用案件中，“Gillette”案147当属典型。原告 Gillette 公司和 Gillette 芬兰公司享有“Gillette”、“ SENSOR”商标在荷兰的注册商标专用权，核准注册的类别为尼斯分类第 8 类（剃须刀等商品）。被告 LA-Laboratories 公司在芬兰销售的“PARASONFLEXOR”品牌可替换刀片上标注了“适用于所有 Parason Flexor 和 Gillette Sensor 刀柄”字样。2005 年，原告以被告未经许可使用了其“Gillette”、“ SENSOR”商标为由向赫尔辛基初审法院提起商标侵权诉讼。初审法院认为该案可适用《欧共体商标一号指令》第6 条 1（c）解释，构成合理使用。原告不服，上诉至赫尔辛基上诉法院。上诉法院认为原告的商标对于告知公众商品的兼容性来说是必要的，并没有使公众产生误认。原告又上诉至芬兰最高法院。最高法院就该案征询欧洲法院的意见。欧洲法院就以下几个问题阐明了观点：（一）《欧共体商标一号指令》第 6 条 1（c）的条文中仅列举了两种指示商品或服务用途的情况，即零部件和配件，并没有禁止其他情况，因此该条应当适用于所有指示商品或服务用途的行为；（二）对该条的理解应当是：这种使用是向公众提供真实、完整信息的唯一方式，即只有使用涉案商标才能表明商品或服务的用途；（三）该条款所指的使用行为应当符合诚实善意的行为准则。同时，欧洲法院列举了 4 种不属于“诚实善意”的情况：
（一）该行为使公众误认为行为人与商标权人之间存在商业联系；（二）利用该商标的显着性或商誉获取不正当利益，并导致该商标的价值受损；（三）使该商标商誉受损或遭受诽谤；（四）将该商标用于模仿或复制非商标权人的商品。
笔者认为 Gillette 案的重要意义在于：首先，解释了《欧共体商标一号指令》第 6 条 1（c）的适用范围，不仅限于零部件和配件上，适用于所有指示性使用的情况；其次，再次从否定的角度提出“诚实善意”的考量因素：如果使用行为使公众产生误认，或利用该商标的显着性、商誉获取不正当的利益，或使该商标商誉受损或遭受诽谤，或将该商标用于模仿或复制非商标权人的商品，那么行为人不具有“善意”.
直到《1995 年联邦商标反淡化法》颁布之前，美国并无商标指示性合理使用的立法规定，指示性合理使用是在司法实践中创设并逐步发展起来的，创设这一合理使用概念的正是 1992 年的“New Kids”案148.
“New Kids”案中的原告“New Kids On The Block ”是一支乐队，在美国拥有注册商标“New Kids”.被告 News America Publishing 和 GannettSatellite Information Network 是两家美国报社，他们组织了一次民意调查，让读者打电话投票选出“The New Kids”中最性感和最受喜爱的成员。原告以未经许可使用“New Kids”商标为由对被告提起商标侵权之诉。被告援引美国《宪法》第一修正案称民意调查是他们“新闻活动”的一部分。初审法院支持被告的抗辩理由。原告不服提出上述。上诉中，第九巡回法院认为没有必要援引《宪法》，并探讨了叙述性合理使用的适用情形：仅适用于被告使用原告的商标来描述自己的商品或服务的情形。本案中被告使用原告的商标并非用于描述自己的商品或服务，因此不能适用叙述性合理使用的抗辩。但是，如果据此认定被告侵权则有违言论自由等基本原则，于是法院提出了“指示性合理使用”的概念，并提出必须满足的三个要件：（一）如果不使用该商标，则无法说明特定的商品或服务；（二）使用该商标的行为是合理的、必要的；（三）使用该商标的行为不会使公众误认为使用人和商标权人之间有赞助或许可等关系。这三个要件被称为“New Kids测试法”.
从“New Kids 测试法”来看，法院似乎未直接将“善意”列为主观标准之一，但笔者认为“善意”的标准已经隐含在上述要件中了。因为从上述三个要件来看，如果行为人全部符合，那么“善意”也就毋庸置疑了。
综上所述，可以总结认定指示性合理使用的主观标准，行为人必须出于“善意”,没有不正当竞争的意图，也没有使相关公众产生混淆、误认的故意。民事法律领域的“善意”具有一项重要功能：行为人可以“善意”为由阻却自己行为的违法性149.“善意”的考量因素可以参考如下：第一，是否突出使用他人的商标；第二，是否刻意隐藏自己的商标；第三，是否在他人商标获得较高知名度和显着性以后才开始使用；第四，是否利用他人商标的商誉获得不正当的利益；第五，是否使该商标的价值受损或遭受诽谤；第六，使用人或其商标自身的商誉、经营状况等。
二、客观标准--必须、合理必要、非暗示
从前文介绍的各国和港台地区指示性合理使用规则的立法以及欧美典型判例中，可以归纳出认定指示性合理使用的客观标准：第一、使用该商标是必须的，如果不使用，则无法向公众提供商品或服务的完整信息；第二、使用行为应当是合理的、必要的；第三、使用行为不会向公众暗示某种赞助或许可关系。
此外，如前文所述，新《商标法》实施后，是否应当将“混淆的可能性”作为客观标准之一是认定商标合理使用的过程中不能回避的问题，也是客观标准中的争论焦点，“叙述性合理使用”如此，“指示性合理使用”亦如此。
（一）指示性合理使用与混淆可能性之辩
美国法院在处理“指示性合理使用”与“混淆的可能性”关系上，依然积累了丰富的审判经验，提出很多值得思考、借鉴的理论。
1、美国的司法实践
前文所述的“New Kids”案尽管创设了“指示性合理使用”且提出了认定的三个要件，但这三个要件均是考察被告自身的行为，不考虑公众的主观认识状态，即是否会导致公众混淆，不同于以往判定商标侵权时所遵循的“混淆原则”.因此，有学者认为这个貌似良好的“测试法”与商标法大相径庭，它使指示性合理使用的抗辩代替了“混淆的可能性”分析150.然而该案的法院认为只要使用行为满足这三个要件，合理使用的抗辩就能够成立。之后 2002 年的“Playboy”案151中，尽管案情复杂，被告 Terri Welles 女士使用“Playboy”、“Playmate”和“Playmate of the Year”商标仅仅是为了表明自己的身份和经历而借用了原告品牌和公司的商誉，第九巡回法院仍然坚持用“New Kids 测试法”作为判断依据，没有考虑“混淆”的因素，也没有提及哪一方当事人应当承担“混淆”的证明责任。
由于“New Kids 测试法”忽视了“混淆的可能性”因素，受到了学术界的强烈质疑，于是在 2003 年“The Beach Boys”案152中，第九巡回法院对“New Kids测试法”的判断要件进行了修正。该案原告 Brothers Records 公司旗下拥有“TheBeach Boys”乐队，同时也注册了商标“The Beach Boys”.被告 Jardine 曾是“The Beach Boys”乐队的成员，退出后自己组建乐队进行巡回演出，并在宣传广告中使用“The Beach Boys”、“The Beach Boys,Family & Friends”以及“Jardineof the Beach Boys and Family & Friends”等字样。原告遂以商标侵权为由提起诉讼，被告提出了指示性合理使用的抗辩。法院认为被告的使用行为符合“NewKids 测试法”的前两个要件，即不使用“The Beach Boys”则无法说明自己是原乐队成员、使用商标的行为是必要合理的，但是没有满足第三个要件，因此不构成指示性合理使用。法院详细分析被告的行为并得出结论：第一，与广告上的其他内容相比，被告突出使用了“The Beach Boys”;第二，被告的使用方式暗示与原告之间存在许可、赞助关系，并且被告的经纪人也证实使用“The BeachBoys”是为了提高声誉；第三，已经造成了消费者混淆，演出的组织者和部分观众称他们不清楚表演者的身份。法院的观点是：混淆可能性是暗示赞助或许可关系的一个方面，也就是说只要有造成“混淆的可能性”,就暗示赞助或许可关系了，因此本案的被告不符合“New Kids 测试法”第三个要件。此外，法院认为被告必须承担证明自己的行为不存在“混淆的可能性”的责任。
综上，第九巡回法院通过扩大解释“New Kids 测试法”第三个要件并且要求被告承担举证责任，试图解决“混淆的可能性”问题。这个修正版的“New Kids测试法”被称为“The Beach Boys 测试法”.然而，“The Beach Boys 测试法”却产生了新问题，即“混淆的可能性”举证责任从原告转移到了被告，增加了被告举证的负担和难度，使“指示性合理使用”抗辩成功的概率大大下降。并且，如果被告能够证明其使用不存在“混淆的可能性”,那么就可以直接作为侵权抗辩理由，没有必要再用“指示性合理使用”的理由抗辩。因此，“The Beach Boys测试法”可能会导致指示性合理使用失去存在的价值。鉴于这些问题，第九巡回法院的“The Beach Boys 测试法”仍然没有得到广泛的支持。
2005 年，第三巡回法院在“Century 21”案153中提出了新的测试方法。原告Century 21 Real Estate 是着名的房地产中介公司。该案的被告 Lending Tree是一家提供搜索服务的网站，用户可以通过搜索系统寻找房地产中介公司。被告为了宣传上述服务，在广告中多次提到了原告及其商标，于是原告提起了商标侵权诉讼，被告提出指示性合理使用的抗辩。第三巡回法院提出认定指示性合理使用的三个要件：（一）使用原告商标是介绍被告产品或服务所必须的；（二）仅在介绍被告产品或服务的必要限度内使用原告的商标；（三）被告的行为与语言反映原被告产品或服务之间真实的关系。只要被告行为符合上述要件即构成合理使用，而不论是否存在“混淆的可能性”.最后，第三巡回法院强调：只有在原告证明存在“混淆的可能性”情况下，被告才有义务证明自己是合理使用。总结第三巡回法院创设的“测试法”,分为两阶段：第一阶段，原告证明被告的使用行为存在“混淆的可能性”,如果不能证明，被告不构成商标侵权；第二阶段，原告能够证明“混淆的可能性”,被告按上述三个要件证明自己构成指示性合理使用。根据新的测试法，尽管被告行为具有“混淆的可能性”,但是仍然可能构成指示性合理使用，且被告不承担“混淆的可能性”举证责任。
显然，在“Century 21”案之后，第三和第九巡回法院对指示性合理使用的“测试法”产生了分歧。而“Century 21”案的测试法主要问题在于没有很好的可操作性154,分析过程过于复杂，不利于保护指示性使用的一方，且法院将该测试法用于处理复杂多变的案情时简直就是“自虐”155,因此也没有得到广泛适用。
此外，Fisher 法官在对“Century 21”案的异议中也提出了第三个观点，即指示性合理使用应当作为传统“混淆”理论的一部分来进行分析而不能作为一个独立的问题去分析，这一观点曾被第五、第六巡回法院采纳156.此外，其他巡回法院并没有明确表示会采纳哪一种“测试法”或者提出新的观点，上述两种“测试法”也没有新的变化。指示性合理使用中的“混淆”问题恐怕还要假以时日等待最高法院给出解决方案。
2、我国“指示性合理使用”与“混淆的可能性”之辩
从曲折的美国司法判例中可以发现，“指示性合理使用”与“混淆的可能性”要件的关系相较于“叙述性合理使用”似乎更加难确定，不过各法院对举证责任的承担还是形成了相对统一的意见，即应由原告承担“混淆的可能性”举证责任。
我国的学者们在“指示性合理使用”与“混淆的可能性”问题上依然有很大分歧。一方面，如前文所述，受商标侵权理论和“制止混淆”的立法目的所影响，认为成立“指示性合理使用”也应当以不存在“混淆的可能性”为前提157;另一方面，承认相对于叙述性使用来说，指示性使用造成混淆的概率要大得多158,因为指示性使用就是在相同或类似的商品/服务上直接使用他人的注册商标，有些商标甚至具备很强的显着性或是驰名商标。如果不允许存在“混淆的可能性”,那么所有指示性合理使用的抗辩都无法成立了。
笔者认为“混淆的可能性”无法作为指示性合理使用的认定标准。除了在“叙述性合理使用”部分已经论述过的理由之外，还有如下原因：第一，指示性使用是对注册商标的直接使用，在现实购物环境中的确会造成很高的混淆概率，如果不允许存在“混淆的可能性”,就相当于禁止指示性使用。第二，允许指示性使用主要是为了顾及普通公众了解与产品有关的真实信息159.如果禁止指示性使用，一方面会增加消费者搜索替代产品的难度，另一方面会影响替代产品的开发与宣传，缩小了消费者的选择范围，使其不得不购买高价的原装产品，这种禁止不利于公众利益和维护自由竞争的市场秩序。法律对商标的保护是为了防止欺骗消费者并维护商标权人的商誉，不是为了让商标权人垄断相关的商品或服务160.
第三，商标所有人总是试图扩大自己的商标权，试图超越商标识别来源的功能而达成对某些自由领域的限制161.笔者认为商标权是一种防御型的权利，而不是进攻型的权利，如果为商标权的限权规则设置过于严格的适用条件，就是助长了商标权人对某些自由领域的垄断，与商标权的设立初衷相违背。第四，判定“混淆的可能性”的依据受消费者理解、认知程度等个人因素的影响很大162,因此，笔者认为应当在个案中对各类证据进行分析，而不应当在认定标准中做统一规定。
（二）总结指示性合理使用的客观认定标准
通过前文对各国指示性合理使用立法、判例的参考以及对“混淆的可能性”进行辨析，同时结合 2006 年北京高院发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第 26 条，笔者尝试归纳出商标指示性合理使用的客观认定标准：
1、使用该商标是必须的
如果不使用，则无法向公众提供商品或服务的完整信息。换句话说，如果有其他方法可以向公众传递商品或服务的相关信息，且这种方法并不需要当事人花费不合理的人力、物力、时间的话，使用该商标就不是必须的。实践中，生产或销售商品的零部件及配件、出售分装商品、出售修理过的商品、提供修理服务163等商业活动中，都不可避免会使用到相关商标，且使用相关商标是唯一能向消费者传递真实、完整信息的方式。
2、使用行为应当是合理的、必要的
笔者认为可以从如下因素判断行为是否合理：（1）是否附加说明文字足以使消费者区别商品或服务的来源、清楚意识到当事人使用某商标仅仅为了指示商品或服务的用途，例如：“适用于 XX 牌剃须刀”、“本店修理 XX 牌汽车”、“本店出售 XX 牌商品”等。（2）尽可能使用文字商标说明提供的商品或服务。如果一个商标由文字、图形构成，那么为了说明商品或服务的相关信息，使用文字部分即可，没有必要使用图形。（3）没有突出使用他人的商标，即该商标和附加的说明性文字在同一行显示，使用相同的字体、字号、颜色。（4）参考商业惯例或者行业协会的意见。例如，CD 封面上突出显示专辑名称或主打歌的名字，而将制作、引进、发行公司等信息用较小的字体标注在包装背面，似乎不符合合理使用的认定标准，但这种标注方式是唱片行业的商业惯例。1643、使用行为不会向公众暗示某种赞助或许可关系如果行为人使用他人的商标并不是为了指示自己商品或服务的来源，而是为了使公众辨认出商标所有人的商品或服务，那么这种使用行为不应当向公众暗示赞助或者许可关系165.使用他人商标应当真实反映出使用人的商品或服务与商标权人之间的关系，应当如实描述使用人的商品或服务真实的信息，不能使用“专卖”、“专修”、“旗舰店”、“指定维修/销售”、“特约维修/经销”等宣称使相关公众误认为使用人与商标权人有某种商业上的联系。
