摘要：高校专利技术可以许可、转让、出资、质押等形式进行商业化。商业化过程中, 专利技术的权属、交易、运营都会给高校带来诸多的法律风险。为防范和应对这些法律风险, 高校应当对专利技术树立全过程的法律风险防范意识;落实并健全高校法律顾问制度;强化对合同及其他约定文件的审查, 对项目法律风险作好事前评估;严格按照约定履行义务, 并注重证据保留;结合商业化合同持续关注专利技术的运营情况, 及时采取法律措施。
关键词：高校; 专利技术商业化; 法律风险;
高校是科技创新的主力军, 而专利技术又是其中最主要的科技创新成果形式。近年来, 我国逐步意识到高校专利技术的高产出与低转化对高校科研价值的削弱, 重视和鼓励以商业化路径实现高校专利技术的转化。高校专利技术的商业化本质是对一系列相关社会关系的建立、变更、终结, 所以不可避免地会在这一过程中产生法律风险, 如何防范与应对法律风险, 自然也就成了当中至关重要的问题点。
1 高校专利技术商业化的形式
(1) 许可。即高校允许他方在指定期限、指定地区、以指定方式实施专利, 并向他人收取使用费用, 按照商业化的环节不同, 又可分为制造许可、使用许可、销售许可。专利许可另一重要的分类是排他性许可与独占性许可, 两者均排除高校对第三方的实施许可, 独占性许可还要求高校作为专利权属方, 本身也不能在许可范围内实施专利。
(2) 转让。即高校将专利权或专利申请权让渡给他方。与许可相比, 转让强调的是专利权属的转移, 非专利的实施使用, 转让后, 除转让合同另有约定外, 作为转让人的高校不再对专利享有权利。
(3) 出资。我国《公司法》允许以包括专利在内的知识产权作价出资, 即高校将专利技术作为财产注入公司, 从而成为公司股东。专利技术出资实质将专利技术的权属让渡给公司, 是专利技术转让的一种特殊表现形式, 只不过出资后高校作为出资人和公司股东, 享有的权利有别于单纯的专利技术转让。
(4) 质押。这是一种容易被忽略的商业化形式。《物权法》第75条将专利列为权利质押的标的物之一, 办理质押登记后, 专利就成为债务履行的担保, 当质押期间, 质押权人不能实施专利, 只有债务人到期不履行债务时, 债权人才可以拍卖、变卖、折价被质押的专利, 所得价款优先用于债务受偿。可见, 与前面三种商业化形式相比, 质押的直接价值往往体现于融资, 但也可能间接地会带来专利技术的转化。
2 高校专利技术商业化的法律风险类型
结合高校专利技术商业化的形式, 可见以合同关系为表现的交易是其中最重要的环节。在许可、出资的形式下, 交易完成后, 还会产生持续性的社会关系, 需要高校继续处理, 称之为后续运营。此外, 专利技术商业化的前提是高校对专利技术有完整的权属、绝对的支配力, 所以权属问题也是一种重要的法律风险来源。据此, 可将高校专利技术商业化的法律风险大体分为权属型、交易型、运营型。
2.1 权属型风险
权属型风险的核心是高校因为对被商业化的专利技术根本不享有权利、不享有进行特定商业化形式的权利、权属不清而导致要承担法律责任。由于高校的特殊性, 较之企业等主体, 更易在权属问题上产生风险。
首先, 高校专利技术的生成主要依托各级财政资金, 虽然《科技进步法》确定了财政性资金形成的技术由项目承担者取得的原则 (《科技进步法》第20条规定“利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权, 除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外, 授权项目承担者依法取得”) , 但其中的法律空白也是明显的。第一, “项目承担者”定义不明, 理论上既可能是高校, 也可能是具体项目的负责人, 两者会产生权利人认定的争议;第二, 何为“国家安全、国家利益和重大社会公共利益”定义不明, 极易因概念的不同理解而产生分歧, 特别是在财政资金来源部门往往掌握着事件话语权的情况下, 对高校较为不利。
其次, 对于高校引进科研人才并在任职后一年内形成的专利技术, 可能会因专利技术与科研人才在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关 (《专利法实施细则》第11条第1款第 (三) 项规定“调动工作后1年内作出的, 与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造”, 言外之意就是发明的专利权应属于原单位) , 而与科研人才原单位产生专利权属争议。
再次, 专利技术在商业化过程中可能会被宣告无效。专利技术被宣告无效的原因很多, 不一定是科研人员恶意侵犯他人专利才会发生。除了常见的导致专利无效的原因外, 对于高校而言, 相较于企业保密意识常常不够, 在专利申请获批前泄露关键密点, 他人就可能借此构建防卫性专利, 当高校的专利被应用时, 他人就会来主张无效, 以此要挟并获取利益。由于专利技术商业化所签订的合同通常都强调专利技术的真实、合法、有效, 这就意味着商业化过程中如果出现专利无效, 高校将承担巨大的违约责任。
2.2 交易型风险
交易型风险的核心是高校在交易合同中没有约定或约定不明, 或者因没有正确履行合同或没有保留好履行合同的证据, 导致高校承担超出预期的责任或无法有效追究交易方的责任。高校无论采取何种形式将专利技术商业化, 合同都是最为重要的权利义务载体, 所以因合同的约定与履行产生的风险是高校专利技术商业化中最主要的风险。
交易型风险的第一种表现是高校承担超出预期的责任, 这主要是由于高校对有关概念的法律意义或法律规定的特殊权利义务认识不清所造成。典型的例子就是对排他性许可与独占性许可的区别认识不清, 导致在高校作为许可方能否实施专利问题上陷入被动。再如, 根据《合同法》第354条, 对于专利技术转让合同, 如果没有约定后续改进技术成果的分享办法的, 改进后的技术成果由改进方独享。也就是说, 如果被许可方利用高校的专利改进出新的专利技术, 并且利用这一新的专利技术去获取收益, 则高校是无权分享的。还有一种情况也是高校容易忽略的, 即合同内容涉嫌非法垄断技术、妨碍技术进步而无效, 进而导致高校承担责任。
交易型风险的第二种表现是高校无法有效追究交易方的责任。最常见的情况是因没有约定违约金而难以向交易方进行违约索赔或索赔过程中需要额外付出巨大的成本。按照《合同法》, 如果交易方违约, 且合同未约定违约金, 那么高校只能提出损害赔偿, 但一方面, 由于交易的对象是专利技术, 而知识产权的价值认定一直以来都是实务界的难点, 即便是专业的评估公司, 也难以找到一个公允的价值点;另一方面, 在履约过程中发生的成本一般很难有证据加以证明。这样一来, 即便通过司法途径追究对方责任, 法院也只能凭主观酌定高校的损失, 但这种基本上会远远小于高校真正的损失。
除了合同约定外, 合同履行也是产生交易风险的原因。一般来讲, 专利技术商业化是一项较为复杂的商事交易, 所以合同内容较为复杂, 履行期限较长, 由于高校长期作为一个非营利性的单位, 其商业敏感度和精确履行合同的意识往往不够强烈, 造成履行不符合合同要求, 或者履行时没能固定住履行证据, 使得在发生争议时陷入不利。
2.3 运营型风险
运营型风险的核心是高校在实现专利技术商业化的交易后, 因各种新情况的发生而承担法律责任。与其他两种风险相比, 多数高校对此类风险关注程度更低, 认识不足。
首先是高校以专利技术出资后, 专利技术价值贬损所造成的补足出资责任。一种情况是高校出资时未对专利技术作价值评估, 事后评估发现评估值低于高校的出资额;另一种情况是因为有相关约定, 在高校出资后, 因市场变化或者其他客观因素导致专利技术贬值。这两种情况下, 高校入资的公司、公司其他股东或者公司债权人都可以请求高校承担补足出资责任。
其次, 高校以专利技术出资后, 专利技术的权属由高校转为所注资的公司, 但高校对价通常只是公司的相应份额股权, 尚不能直接实现经济利益。这时, 如果公司发生其他债务无法清偿, 专利技术就可能被作为公司财产被执行;如果公司发生破产, 专利技术将被用于破产债权清偿。此外, 专利技术也有可能被公司实际控制人私下转让。
再次, 绝大多数金融机构在专利质押贷款合同中都要求, 质押期间, 如被质押的专利价值低于评估价值或出现其他原因影响其市场价值的, 高校作为质押人要履行提前还款义务或提供新的担保。
最后, 在有的专利转让、许可合同中, 约定了高校应在其掌握的专利技术基础上进一步配合交易方将专利技术成果应用到工业化生产中。在履行过程中, 如果专利技术的应用方案没有太大变化的, 合同性质还是技术转让合同;但如果专利技术的应用方案发生重大变化的, 就很可能被认为《合同法》第330条第4款所述的“具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的合同”, 进而被定性为技术开发合同, 高校就此承担的法定权利义务就会有根本性的变化。高校届时如未能意识到这一点, 就可能会在权利的享有和义务的履行上发生误判, 进而导致承担责任。
3 高校专利技术商业化的法律风险防范
3.1 高校要对专利技术树立全过程的法律风险防范意识
专利技术在商业化前, 要经历立项、研发、技术交流、专利申请、结项等环节, 实现商业化后, 还要经历长期的后续运营以及收益分配等环节。很多时候专利技术商业化的法律风险的根源在立项或研发时就已埋下, 例如立项时对项目承担者表述不明或有歧义, 在研发人员流入或流出时没能与之约定好项目成果的归属, 在技术交流时不注意保密, 等等。还有很多法律风险是实现专利技术商业化后, 高校放松了对问题的警惕意识, 当特定的偶发因素介入时 (例如经济危机、市场变化、技术发展、政府行为等) , 问题突然爆发。可见, 高校的法律风险防范意识不能仅停留在专利技术商业化这个时点上, 而是应当贯穿于专利技术的起源到商业化项目的完全终结。
3.2 落实并健全高校法律顾问制度
专业的法律工作者能够有效发现专利技术商业化过程中的法律风险, 并提出合理的预警方案或解决方案, 在近年来从教育部到各省教育厅, 再到诸多高校, 都在逐渐大力推行高校法律顾问制度的背景下, 应当有效落实该制度, 让法律顾问参与到高校专利技术商业化的进程中。
然而, 目前高校法律顾问制度存在的问题也是显而易见的。有的法律顾问只是挂个名头, 高校在重大事项上只是形式上征询一下顾问的意见, 没能让法律顾问深度介入, 更不要谈让其在一些具体的事务上有所参与。很多高校在聘请法律顾问时主要从高校管理与行政事务的角度选择法律顾问, 或者重视聘请有深厚理论造诣的法律学者, 而对律师等法律实务人士的聘请不够重视。有鉴于此, 应当聘请在知识产权领域有丰富经验的法律实务人士作为高校的专项法律顾问, 为高校的专利技术商业化提供制度构建、咨询、合同审查等服务, 对于重大复杂的商业化项目, 更是需要法律顾问全程深入参与。
3.3 强化对合同及其他约定文件的审查, 对项目法律风险作好事前评估
专利技术商业化的合同与其他约定文件对法律风险防范与应对的重要性不言而喻。对于合同的审查, 首先, 应从商务的角度衡量专利技术能否达到交易方的预期, 交易方提出的后续跟进措施能否满足, 交易对价是否可能出现变数以及如何应对等。其次, 要避免合同出现无效或可撤销的情形。再次, 一般来说, 除了质押外, 在其他专利技术商业化情形下, 高校还是有一定谈判地位的, 高校要擅于利用这种地位, 设置对自己有利的条款。最后, 合同的用语务必要精确, 尤其是一些关键术语、指标, 避免发生歧义。
除了合同及其他约定文件的文本审查外, 对于重大的专利技术商业化项目, 最好能事前做好尽职调查, 包括调查交易方的主体资格、经营业绩、履约能力、财务状况、是否存在重大诉讼, 专利技术的权属是否足够清晰, 立项、研发过程是否存在风险隐患。在此基础上, 对项目法律风险作出有效评估, 以此决定是否实施项目或者如何推进实施。
3.4 严格按照约定履行义务, 并注重证据保留
一旦签订合同, 进入专利技术商业化的实施阶段, 高校就应严格履行约定义务。为此, 对接项目的高校人员要熟悉合同文本的内容, 将具体的义务项分点列出, 并做好详细的履约计划与日程, 每一个关键的履约节点都要落实具体责任人。在履约过程中遇到障碍的, 要分清造成障碍的原因, 如是自身原因, 应及时采取补救措施, 并积极与对方协商;如是外界客观原因, 则应及时将情况反馈给对方;如是对方原因, 应及时提出, 并明确对方的配合事项。
对于合同履行的证据保留至关重要。因为发生争议时, 争议解决机关是无法得知客观事实的, 只能用证据去构建法律事实, 缺乏证据就等于无法还原事实。为此, 在每个履行环节上, 高校要有形成书面文件的意识, 通过发函、快递、对方签字盖章、会议纪要等形式, 反映出高校实施的交付、通知、变更、催告等行为;在双方发生矛盾, 进行协商时, 作好录音录像工作;另外还要加强对专利技术研发原始资料的保存。
3.5 结合商业化合同持续关注专利技术的运营情况, 及时采取法律措施
专利技术商业化是持续的过程, 尤其是对于以提成支付、提成支付附加预付入门费方式进行的专利转让、专利许可, 专利出资、质押, 商业化利益的实现愈发呈现出过程性的特点。合同签订只是商业化的开始, 最终目的能否实现, 还会受到交易方及诸多客观因素的影响。在高校以专利技术出资时, 最好能找有资质的机构做好专利技术的价值评估。出资后高校应当及时行使股东知情权, 掌握专利技术在公司的实际利用情况。如果合同约定高校要对专利技术贬值承担补足义务的, 要及时了解是否发生贬值以及贬值原因, 避免高校责任被滥用。后续出现交易方违约情形的, 应及时催告履行, 催告后合理期限仍未履行的, 可视情况提出解除合同。如果是交易方先提出合同解除的, 高校应当在法定期限内提出异议, 并对其违约行为及时诉诸法院。
